Как использовать товарный знак, не нарушая прав третьих лиц?

В каких случаях медицинской организации можно упоминать чужой товарный знак без риска быть привлеченной к гражданско-правовой ответственности? Как разграничивается правомерное и неправомерное использование товарного знака?

Алина ЧИМБИРЕВА,

руководитель юридической компании Melegal; юрист в сфере сопровождения медицинских организаций и салонов красоты

Под товарным знаком традиционно понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право (ст. 1477 ГК РФ). Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

Регистрация товарного знака дает медицинской организации возможность сформировать легко узнаваемый бренд и использовать его в дальнейшем с целью успешного продвижения в сегменте платных медицинских услуг.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ под использованием товарного знака понимается, в частности, его размещение:

– на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

– при выполнении работ, оказании услуг;

– на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

– в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

– в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В коммерческом обороте крайне важно не допускать индивидуализации товаров или услуг за медицинской организацией, которая не обладает соответствующим правом на товарный знак, т.к. никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вместе с тем квалификация фактов использования чужого товарного знака в сети Интернет в качестве правомерных либо неправомерных во многом зависит от конкретных ситуаций, в связи с чем представляется необходимым привести примеры законного и незаконного использования товарного знака в указанной сфере деятельности медицинских организаций.

1. Использование товарного знака как информирование клиентов

По общему правилу, размещение на сайте организации информации о чужом товарном знаке с целью введения в оборот своего товара или продвижения своих услуг под вывеской своей организации является незаконным и влечет применение мер гражданско-правовой и административной ответственности (Постановление СИП № С01-208/2013 от 02 сентября 2014 года).

В случае, если медицинская организация использует товарный знак (например, размещая информацию о нем на сайте) исключительно с целью информирования клиентов, а не для рекламы своих собственных товаров и услуг и представления себя в качестве лица, оказывающего услуги, в отношении которых уже зарегистрирован товарный знак, то в таком случае нарушения исключительного права нет (Президиум ВАС от 05 июля 2012 года № ВАС-8020/12).

В деле Президиума ВАС РФ от 01 декабря 2009 года № 10852/09 суд указал, что при отсутствии доказательств использования товарного знака в документации и рекламе, нарушения исключительного права не происходит. В данном деле ответчик не отрицал лишь факта размещения на своем сайте интервью генерального директора, в котором наименование зарегистрированного за истцом товарного знака дважды употреблено как нарицательное существительное для обозначения вещи, используемой в его хозяйственной деятельности, что, как уже было отмечено, не может расцениваться как нарушение исключительного права на товарный знак правообладателя, поскольку по смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака.

В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 10 октября 2011 года по делу № А40-118198/10-143-1016 было указано, что в случае, если организация осуществляет деятельность по обслуживанию (техническую, консультаци онную и т.д.) другой организации и использует ее товарный знак, в том числе путем размещения на своем сайте указаний на товарный знак, то это не расценивается судами как обстоятельство, свидетельствующее о нарушении исключительного права на товарный знак по смыслу п. п. 2, 3 ст. 1484 ГК РФ.

Вместе с тем анализ судебной практики также свидетельствует о том, что некоторые суды трактуют понятие «использование товарного знака» (п. 2 ст. 1484 ГК РФ) иначе, включая в него даже случаи размещения (в некоторых ситуациях случайного или ошибочного) на своем сайте товаров с маркировкой чужого товарного знака (дело № А67-4453/2014).

В указанном деле Верховный Суд РФ отметил, что из смысла п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции» не только продажа и обмен товара, но любое иное введение в гражданский оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности является недопустимым.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках, при этом перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим.

2. Хэштеги: риски при использовании

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ понятие «использование товарного знака» включает в себя использование товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В Апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 08 июня 2016 года № 33-11217 использование индивидуальным предпринимателем хэштегов на фотографиях в социальной сети «Вконтакте» для рекламирования своей деятельности в сфере перманентного макияжа было расценено судом как нарушение исключительного права на товарный знак, зарегистрированный за другой организацией.

Стоит отметить, что в указанном деле индивидуальный предприниматель пытался сослаться на ст. 1487 ГК РФ, в соответствии с которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые уже были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия («принцип исчерпаемости права»).

Однако судом были отклонены данные доводы, поскольку вышеуказанный принцип распространяется только на введенные в оборот товары, а на воспроизведение чужого товарного знака на фотоизображениях для продвижения собственных услуг по перманентному макияжу положения ст. 1487 ГК РФ не распространяются.

3. Доменные имена и право на товарный знак

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ использование товарного знака включает в себя в том числе его размещение в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из общего запрета использовать без разрешения правообладателя товарный знак либо сходные с соответствующим товарным знаком обозначения, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, создание (регистрация) доменного имени в сети Интернет, схожего с чужим товарным знаком, является нарушением исключительных прав правообладателя (Определение Верховного Суда РФ от 10.11.2014 г. № 300-ЭС14-2943 по делу № СИП-416/2013).

Анализ судебной практики позволяет выявить следующие ключевые факты, которые имеют значение для правильного рассмотрения споров между администраторами доменных имен и правообладателями товарных знаков (при их несовпадении в одном лице).

Во-первых, необходимо установить факт сходства (тождественности либо сходства до степени смешения) доменного имени и чужого товарного знака. Для определения тождественности можно воспользоваться методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, согласно которым «обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия».

Во-вторых, после установления факта сходства необходимо понять, действует ли правообладатель товарного знака и администратор (владелец) доменного имени в одном сегменте рынка платных медицинских услуг. Иными словами, именно однородность товаров или услуг, используемых в гражданском обороте медицинской организацией под чужим товарным знаком, является нарушением исключительных прав правообладателя.

В-третьих, важное значение имеет дата регистрации товарного знака и дата создания сайта в сети Интернет (доменного имени).

Прежде всего, стоит отметить, что до 04 октября 2010 года в законодательстве существовал запрет на регистрацию товарного знака, сходного с зарегистрированным ранее доменным именем в сети Интернет. В дальнейшем установленный запрет был отменен, что может свидетельствовать об отказе в предоставлении правовой охраны доменного имени как самостоятельного объекта исключительных прав.

Большинство судов придерживается позиции, выраженной в постановлении Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 г.

№ 5560/08 по делу № А56-46111/2003 и постановлении Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 г. № 9833/09 по делу № А4053937/08-51-526, в которых было отмечено, что нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака администратором доменного имени признается в том числе отсутствие каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени (ведение деятельности с «помощью» чужой деловой репутации), идентичность или сходство до степени смешения с товарным знаком правообладателя, а также создание доменного имени исключительно с целью воспрепятствовать использовать товарный знак правообладателю (см. также судебные разбирательства по делам №№ А40-74313/2013, № А40-101725/2013).

Вместе с тем в некоторых случаях суды защищают позицию администратора доменного имени. Например, Суд по интеллектуальным правам в одном из дел (нашедшем отражение, в частности, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 г. № С01-1418/2014 по делу № А4058425/2014 отметил, что «…дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и фирменным наименованием <…> Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией».

Однако крайне важно учитывать, что при рассмотрении подобных дел для защиты прав администратора доменного имени должен быть установлен факт добросовестности данного лица, подтверждением которому может быть, в частности, создание доменного имени до регистрации товарного знака, использование доменного имени исключительно с целью ведения собственного бизнеса (а не с целью неправомерного использования чужой деловой репутации) и т.д.

В-четвертых, для защиты доменного имени от требований правообладателя необходимо представить доказательства наличия связи между наименованием доменного имени и другими средствами индивидуализации медицинской организации, тем самым обосновать свой законный интерес в отношении доменного имени (развитие собственного бизнеса). Например, в случае, если фирменное наименование организации совпадает с обозначением доменного имени сайта в сети Интернет (принадлежащей данной организации), то никакого нарушения исключительных прав правообладателя товарного знака нет (Постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 20.06.2014 г. по делу № А60-38763/2013).

Подробнее на сайте melegal.ru